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关于商标许可的那些事儿

文章作者:商专知识产权 浏览量:109 类型:行业资讯 日期:2024-01-29 14:15:43 分享:
案件概述

异议人A公司是美国俄亥俄州的一家公司,成立于2010年,主营弹开式帐篷以及户外活动相关的产品。B公司是A公司在中国的合作商,主要负责帐篷以及相关产品在大陆地区的生产加工。被异议人钟某是B公司的员工,一直知晓B公司与A公司的合作关系,且其在B公司任职期间一直跟进与A公司有关的销售及生产事务,参与相关生产及销售流程。钟某于2015年离职,并作为股东之一的身份成立了C公司,主营体育用品、帐篷及器材批发等业务。

2018年,A公司意识到要在中国注册其主营品牌(以下简称U标),便委托了某知识产权代理机构提交申请。在该代理机构进行初步检索时发现,A公司的拟注册商标已经被钟某以C公司为申请人的名义抢注在帐篷类商品上,商标状态为初审公告中。随即,A公司对该商标申请提出异议请求。但是,国家知识产权局做出了对上述异议申请不予受理的结果,原因是代理机构在提交异议请求时漏附上商标初审公告页。因异议期限早已逾期,A公司想重新提交异议请求的愿望已经不能实现。无奈之下,A公司便委托另一家代理机构递交无效宣告申请。在无效宣告程序中,A公司向国家知识产权局递交了:由B公司出具的B公司与A公司的关系声明、B公司与钟某的关系声明、钟某在B公司的入职表格、身份证复印件、社会保险参保记录、钟某在B公司参与帐篷生产的工作图片(帐篷上有显示U标)、B公司的物料单、产品图片,以及C公司的企业信息等关键证据,以证明被异议人钟某的恶意抢注行为。最终,国家知识产权局认定钟某在知晓U标品牌产品的生产、销售流程的情况下,未经A公司的许可在相同或类似商品上申请注册争议商标,已构成《商标法》第十五条第二款所指情形,无效宣告理由成立,争议商标在帐篷类商品上被宣告无效。

案例评析

这起商标案虽然以A公司获胜告终,但是它留下的教训和启示却是十分深刻的。

A公司的第一个失误是没有及时在中国注册U标。如果当初在中国国内开始生产其主营产品时,A公司能依据中国商标法向国家知识产权局申请注册U标,则之后的异议和无效宣告程序或能避免,从而不用为之投入额外的时间和金钱。

其次,A公司应该在与B公司的合作协议当中明确加入知识产权事务方面的条款,对使用、保密、抢注等等情况提前做出书面约束。这样不仅可以使得B公司及其包括钟某在内的员工对此有所忌惮,或可避免本案例所出现的抢注纠纷;还可以在出现纠纷时充当有力证据;并在事后依协议请求赔偿损失。

A公司的U标是由图形和文字组合而成,仅在美国申请注册了商标,但并没有进行版权方面的登记。如果A公司在中国登记了版权,那么在中国对抗他人或者保护自己权益时,根据《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,至少也多了一个理由,成功率也会大大提高。

根据上述的案例,笔者有以下几点相关的建议带给大家:

1、如果在中国国内有合作商、经销商的,但又还没有注册商标的企业,一定要及早注册商标,商标许可早日获得商标专用权,以免被第三方抢注。对于图形商标,也最好作版权登记,确立自己的在先权利。

2、商标许可首先是许可双方的接洽谈判,在此过程中,许可方要充分评估被许可方的资质和能力是否足以承担被许可商品的生产。同时,也有必要对被许可人进行尽职调查。

3、许可商与合作商或者经销商签订许可合同。许可合同作为许可事务中最重要的环节,它规范了许可双方的权利义务,是许可顺利进行的基础。许可合同里,除了一些基本信息外,如许可方与被许可方的基本信息、许可商标的基本信息、许可使用的时间期限和地域范围、许可类型、费用条款等,还有必要写上保密条款、违约责任条款、争议解决条款等。值得一提的是,为了防止上述案例的员工抢注商标情况出现,企业还可以督促合作商,在其与员工签订的合同中设立知识产权责任条款,明确双方知识产权责任义务,以避免员工抢注诸类事件让合作商陷入到一个尴尬的位置。

4、商标许可他人之后,被许可方如何使用商标、其提供的产品质量怎样,都会对许可商标的知名度及信誉度产生直接影响。许可方要加强对被许可方的产品质量监督,保证商标的合法合规使用,防止商品信誉下降,商标许可不断积累品牌价值。

5、虽然签订许可合同可以约定双方的权利义务,但如果将合同进行公证,则安全系数会更高。另外,务必记得要到国家知识产权局进行备案登记。

6、好的选择是成功的一半,找一家可靠的代理机构可以起到事半功倍的效果。现在,代理机构杂乱繁多,服务质量良莠不齐,企业在选择代理机构时,不要贪图便宜,也不要轻易相信任何的承诺,因为可靠的代理机构绝不会向客户做出各种夸张的承诺。就像上述案例中办理异议请求的代理机构,商标初审公告页本是提出异议请求最基本的必须文件,但是正因为其粗心大意,漏附上该文件,迫使A公司花了更多的金钱与时间在无效宣告上,可谓是双重损失。因此选择一家可靠的代理机构,虽然不能百分百保证案件的胜利,但是如果服务质量到位,绝对可以让你安心不少。


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