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美国商标驳回之“实质性驳回”

文章作者:商专知识产权 浏览量:83 类型:行业资讯 日期:2024-01-26 13:33:30 分享:
美国商标申请的驳回理由,一般可以分为非实质性驳回和实质性驳回,以下我们罗列一些较为常见的实质性驳回理由,以及针对这些理由的一些答审tips,以供参考。

☆实质性驳回理由

No.1在先近似的商标

美国专利商标局在审查手册中强调,商标的近似不是商标本身可能造成的混淆,也不是注册商标指定的商品服务本身可能造成的混淆,而是将商标用在商品服务上时,消费者对商品或服务来源可能造成的混淆。美国是判例法国家,商标混淆的判断要素规定在著名的杜邦案中的(杜邦十三要素请见文末),审查员往往会根据具体案情集中分析这些要素中的某几个重要因素:

例如:

申请商标“”与在先商标“FPNATURAL”的指定商品/服务分别在42类和1类,审查员认为基于以下理由,两商标构成近似:从商标外形上比较,两者均包含字首“FP”部分,且该部分占据商标的主导位置,即属于显著性较强部分。考虑到消费者一般更倾向于关注商标或服务标志的第一个单词、前缀或音节,所以在先商标“FPNATURAL”中的“NATURAL”部分并不能消除混淆的可能性。从商品/服务方面看,审查员认为两商标的指定商品/服务均属于“法医取证”范畴,在先商标的商品可能会用到申请人指定的服务中,存在一定的关联。此外,审查员从互联网检索得知,两商标有着相同的销售渠道,相同的消费者群体以及使用领域,故此上述两商标即使属于不同类别,但也存在混淆的可能性,构成近似商标。

【答审tips】

☆美国商标对商品或服务是否近似的划分较为细致,在答审时申请人除了在商标形、声、义方面做出争辩之余,还需要特别强调双方在商品功能、用途、销售途径、目标群体等方面做出阐述;另外,申请人可提交商标在美国的使用证据材料,包括销售资料、参展资料、广告宣传资料等,用以证明商标经过大量使用已享有一定知名度,不易造成消费者混淆。

☆修改商品或服务描述,限定使用范畴。在一些案例里,通过修改或缩小商品或服务的使用范围可以克服在先近似的冲突。

☆删除冲突商品;

☆对引证商标提出不使用撤销;

☆双方签订商标共存协议。

No.2商标具有描述性

商标仅描述申请商品或服务的成分、质量、特征、功能、目的或用途,不具有作为商标最基本的区分商品或服务来源的功能,美国专利商标局一般都会驳回。

例如:

1、申请在32类“柠檬味水饮料等商品”的“VITAMIN P”商标,审查员认为“VITAMIN P”描述了申请人柠檬味饮料中含有黄酮类的特征或成分,仅仅具有描述性,实质性驳回故驳回了该商标的申请。

2、申请在35类“网上零售商店和批发商店服务等”的“”商标,审查员认为申请人是网上零售商,提供在线服务,“ONLINE SUPPLY”词组经常用于零售商店行业,是对申请人服务性质的一种描述,所以申请人需要对该文字部分放弃专用权。

3、申请人为墨西哥的一家公司,在35类“协会服务等服务”上申请“”商标,审查员认为“AVOCADOS FROM MEXICO”文字部分具有地理性描述,需要放弃该文字部分的商标专用权。

【答审tips】

☆通过争辩方式答审。对于描述性商标来说,虽然其没有内在显著性,但可以通过获得“第二含义”而拥有足够的显著性以获得商标保护。也就是说,申请人需提供有力的证据(如小册子、参展资料、销售资料等),证明商标在商品或服务上经过长期使用或宣传推广后,消费者已逐渐将其与特定的商品或服务相联系,在其脑海中首先想到的是制造者而不是商品,该商标便具有第二含义。

☆同意审查员建议,放弃商标部分专用权或在副注册簿上登记。尽管商标在副注册簿上登记没有在主注册簿登记的好处那么多,但无疑是一种最快且容易克服驳回的方法,因为它不需要提供任何证据。

No.3商标含有术语、行话、常用短语和装饰性文字

申请商标含有术语、行话以及普遍性常用短语,实质性驳回不能区分商品或服务的来源的,一般都会被驳回。

例如:

1、申请在25类衣服相关商品的商标“Silent No More”,审查员认为该商标是一种口号,不能表明申请人商品的来源,不具有商标或服务标志的作用,也不能用来识别和区分其他商品;

2、审查员驳回在汽车商品上注册的商标“Drive safely”,因为该商标只是一个司空见惯的安全性警告标语,消费者不会将其识别为商品来源;同样地,商标“Once a Marine,always a Marine”也被驳回,因为这只是美国海军陆战队的一句普通的座右铭。

【答审tips】

☆此类驳回往往不能通过在副注册簿登记或通过提交显著性声明来克服,而是需要申请人通过提交争辩性观点及相应的证据支持。该类答审成功率较低,一般来讲比较难克服。

杜邦13要素(Du Pont factors)

1)商标字形、读音、内涵和商业印象的异同

2)商品的相关性

3)交易渠道异同

4)交易条件和消费者(主要区分冲动型消费和理智消费)

5)在先商标知名度

6)在先近似商标数量和性质

7)实际存在的混淆性质和程度

8)已经共存而没有实际发生混淆的时长和条件

9)商标实际使用的商品品类数量

10)申请人与在先商标所有人之间的市场关系

11)申请人在申请的商品服务上是否存在独占使用及其程度

12)可能存在混淆的程度

13)其他证明使用效果的事实

参考文献:

苏金峰,《美国商标近似判断标准》[DB/OL],2020/06-06;

Responding to office actions,USPTO,https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/responding-office-actions(2021/07/14)


实质性驳回


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